L’ICONICA “VESPA”: TRA PROTEZIONE DEL MARCHIO DI FORMA E TUTELA AUTORALE
L’annoso e articolato contenzioso tra l’azienda toscana dell’iconica “Vespa” e una società cinese di motocicli, che la prima aveva accusato di illecito contraffatorio, ha di recente avuto importanti sviluppi, sia a livello nazionale sia europeo. Il Tribunale dell’Unione Europea ha riconosciuto la validità del marchio europeo registrato corrispondente alla forma dello scooter “Vespa” per sussistenza del carattere distintivo acquisito. L’EUIPO aveva errato nel ritenere nullo il suddetto marchio 3D per mancanza di carattere distintivo, in particolare per non aver correttamente esaminato le relative prove addotte da Piaggio per dimostrare che avesse acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso. Sul piano nazionale, la Cassazione ha affrontato, tra le varie questioni, l’interazione tra diverse privative industriali (tutela di diritto d’autore e di marchio tridimensionale) e ha invece ritenuto che la forma della “Vespa” non possa godere della tutela come marchio tridimensionale in quanto si tratterebbe di una «forma che dà valore sostanziale al prodotto», e pertanto, non registrabile come marchio 3D ai sensi di legge. Su questo punto è stata chiamata ad esprimersi la Corte d’Appello di Torino a cui il caso torna per una nuova decisione. È dunque interessante notare che le due pronunce, così ravvicinate nel tempo (28 e 29 novembre), siano in un certo senso divergenti: sul piano europeo è stata confermata la validità del marchio tridimensionale, in senso opposto, si è invece espressa la Cassazione in relazione al corrispondente marchio tridimensionale italiano.
LA TUTELA DELLA FORMA COME MARCHIO 3D
Lo scorso 29 novembre il Tribunale dell’Unione Europea (Causa T-19/22) ha sentenziato a favore della tutela del marchio europeo registrato corrispondente alla forma dell’iconico scooter “Vespa” (di seguito il “Marchio UE Vespa 3D”).
La decisione dà ragione a Piaggio & C. S.p.A. (di seguito “Piaggio”) affermando che gli elementi di prova forniti dallo storico gruppo di Pontedera (Pisa) sono adeguati e sufficienti a dimostrare il carattere distintivo acquisito in seguito dall’uso (il c.d. “secondary meaning”) del Marchio UE Vespa 3D nell’insieme degli Stati membri. L’art. 7, par. 3, del Reg. n. 207/2009 (divenuto art. 7, par. 3 del Reg. n. 1001/2017 – “RMUE”) sancisce, infatti, che un marchio registrato dell’Unione europea non può essere dichiarato nullo se, per l’uso che ne è stato fatto, ha acquisito dopo la registrazione un carattere distintivo.
Nel 2013 Piaggio aveva presentato all’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) domanda di registrazione del marchio comunitario tridimensionale n. 011686482 (corrispondente al modello di scooter “Vespa LX” del 2005) per le classi nn. 12 e 28, “scooter” e “modellini di scooter”. Dopo la registrazione, avvenuta il 16 gennaio 2014, la Zhejiang Zhongneng Industry Group Co. Ltd (di seguito “ZNEN”), presentava all’EUIPO domanda di nullità del Marchio UE Vespa 3D. L’EUIPO, il 25 ottobre 2021 (procedimento R 359/2021-5), accoglieva la richiesta per mancanza di prova del carattere distintivo – decisione alla quale Piaggio aveva poi successivamente proposto un ricorso dinanzi al Tribunale dell’Unione Europea.
Il Tribunale UE (Terza Sezione) ha invece dato torto all’EUIPO: il Marchio UE Vespa 3D è riconoscibile in tutto il territorio dell’Unione Europea.
Riconoscibile per: (i) il profilo a freccia dello scudo frontale; (ii) la X tra bordo inferiore sella e carenatura posteriore; (iii) l’incavo tra sella e scudo frontale; (iv) le guance della scocca posteriore sagomate a goccia allungata.
Ma anche per la presenza della “Vespa” al Museo di Arte Moderna di New York (MoMA), l’esistenza di “Vespa club” in numerosi Stati membri, l’utilizzo della “Vespa” in film noti a livello mondiale, come “Vacanze romane”, il riconoscimento della “Vespa” tra i dodici oggetti che hanno segnato il design mondiale nel corso degli ultimi cento anni, nonché per moltissimi altri riconoscimenti (e.g. conseguimento di premi, fotografie in cataloghi, pubblicazioni e articoli dedicati). Questi elementi indicano il carattere iconico della “Vespa” e, dunque, la sua riconoscibilità a livello globale e quindi anche europeo.
Nel corso del procedimento amministrativo dinanzi all’EUIPO, Piaggio aveva anche presentato dati relativi al volume delle vendite, ai fatturati, alle quote di mercato e agli investimenti pubblicitari nel territorio dell’UE, nonché sondaggi d’opinione realizzati in dodici Stati membri (rappresentanti l’83,43% della popolazione europea) dai quali emergeva, tra gli intervistati, che vi è un riconoscimento immediato dell’origine commerciale della forma rappresentata dal Marchio UE Vespa 3D – il cui aspetto complessivo è rimasto essenzialmente lo stesso dal 1945 – rispetto ad altre forme di scooter.
Annullando la registrazione del Marchio UE Vespa 3D, secondo il Tribunale dell’Unione Europea, l’EUIPO ha dunque commesso un errore di valutazione di tali elementi. Pertanto, il Tribunale UE ha cancellato l’annullamento da parte di EUIPO.
LA TUTELA DEL DESIGN IN BASE AL DIRITTO D’AUTORE E SUA COMPATIBILITÀ CON LA TUTELA DELLA FORMA COME MARCHIO
Sul piano nazionale, invece, nella speculare causa tra le due stesse parti contrapposte, la Cassazione, lo scorso 28 novembre (sentenza n. 33100/2023), è stata chiamata a pronunciarsi sulla validità del corrispondente marchio italiano tridimensionale “figura di scooter” (n. 0001556520, registrato il 29 agosto 2013 – di seguito il “Marchio ITA Vespa 3D”).
È interessate considerare che, diversamente dal caso affrontato dal Tribunale UE, il carattere distintivo (che sia intrinseco o acquisito) del Marchio ITA Vespa 3D non è stato oggetto del contenzioso.
La Corte ha affrontato, tra le varie questioni, l’interazione tra le diverse privative industriali (nel caso di specie: la tutela del marchio di forma e la tutela autorale), ossia se possa essere registrata come marchio la forma tridimensionale di un prodotto, che si reputi integrare anche un’opera dell’ingegno, tutelata dal diritto d’autore. In particolare, se alla validità del Marchio ITA Vespa 3D osti la disposizione di legge secondo cui «non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni costituiti esclusivamente: …dalla forma, o altra caratteristica, che dà un “valore sostanziale” al prodotto» (cfr. art. 9, par. 1, lett. c, Codice della proprietà industriale – “CPI”; disposizione derivata dall’art. 4, par. 1, lett. e, iii. della Direttiva (UE) 2436/2015; nonché art. 7, par. 1, lett. e, iii. del RMUE).
La vicenda muove dalla sentenza del Tribunale di Torino n. 1900/2017, confermata in Appello (sentenza n. 677/2019), che aveva confermato sia la validità del Marchio ITA Vespa 3D sia la protezione della forma della “Vespa” ai sensi dell’art. 2, n. 10 della legge sul diritto d’autore (Legge n. 633/1941 – “LDA”) come opera di disegno industriale, in quanto avente di per sé “carattere creativo” e “valore artistico”.
La Cassazione a sua volta ha ritenuto sussistente e provato il diritto d’autore sulla forma della “Vespa”, avendo detta forma, nata come oggetto di design industriale, acquisito nel corso di decenni, attraverso il riconoscimento collettivo da parte degli ambienti culturali e istituzionali (e.g. esposizione in mostre e musei, pubblicazione su riviste specializzate, attribuzione di premi etc.), un “valore artistico” che supera la sua originaria valenza meramente tecnica e funzionale, oltre che possedere la caratteristica della creatività.
In tema di marchio di forma, invece, la Corte si è dichiarata di avviso diverso dai giudici di grado inferiore. La Cassazione ha ricordato che in relazione ad un oggetto dell’industrial design, che gode di tutela autorale, il riconoscimento del “valore artistico” implica in genere anche l’attribuzione di quel “valore sostanziale”, che osta alla registrazione della forma come marchio, secondo quanto affermato anche dalla più recente giurisprudenza Europea di legittimità (Causa C-237/19 – Gömböc, Causa C-205/13 – Hauck, Causa T-508/2008 – Bang e Olufsen).
Per “valore sostanziale” si intende un «non banale pregio estetico», tale da rendere la forma di un prodotto un simbolo o, persino, un’icona sociale e rendere particolarmente appetibile il bene su cui è apposto. In sostanza, «l’aspetto esteriore del prodotto deve essere caratterizzato da un “appeal” idoneo ad influenzare o addirittura determinare le scelte di acquisto del pubblico, così da essere in grado di far conseguire un vantaggio concorrenziale al titolare dello stesso».
I giudici di Appello avevano invece affermato che la presenza nel modello di uno scooter di «indubbie qualità estetiche e artistiche» non ne determina automaticamente la natura di «forma che dà un valore sostanziale al prodotto» e che quindi il noto scooter italiano non è acquistato preminentemente per le sue caratteristiche estetiche, ma anche e fondamentalmente per le sue caratteristiche tecniche e le sue prestazioni di affidabilità e sicurezza.
In senso contrario invece la Cassazione ha affermato che «si ha “valore sostanziale” quando la forma del prodotto è un elemento – anche se non il solo – che svolge un ruolo “molto importante” all’atto della scelta del consumatore». La nozione di “valore sostanziale” non si limita quindi agli oggetti puramente con qualità estetiche, essendo applicabile ad oggetti che combinano «caratteristiche estetiche e tecnico utilitaristiche».
Dunque, la Cassazione con queste motivazioni ha escluso la cumulabilità della tutela del Marchio ITA Vespa 3D con la tutela autorale della forma della “Vespa” e ha, pertanto, rinviato la causa alla Corte d’Appello di Torino per un nuovo esame volto a determinare se la forma della “Vespa” conferisca “valore sostanziale” al bene al quale tale forma è applicata.
COMMENTO
È interessante notare la dissonanza delle due pronunce in esame (quella del Tribunale UE e quella della Cassazione civile). Sul piano europeo è stata confermata la cumulabilità delle tutele per una stessa forma: quella di marchio 3D e quella autorale. In senso opposto, si è espressa la Suprema Corte ritenendo che la forma della “Vespa” non possa godere della tutela come marchio tridimensionale.
Il caso italiano contribuisce ad alimentare il dibattito in tema di protezione delle forme attraverso diverse privative industriali, in quanto afferma – seppur discutibilmente – che la tutela conferita dal disegno industriale, tutelato dal diritto d’autore, non può essere affiancata da quella del marchio tridimensionale.
La Cassazione in un certo qual modo sembra ritenere che la tutela autorale coincida con il valore estetico intrinseco di un prodotto, mentre “valore sostanziale” significa che la forma di un prodotto è in grado di rimanere così impressa nella mente del consumatore da incidere in maniera appunto “sostanziale” sulla sua scelta al momento dell’acquisto del prodotto stesso. A livello di giurisprudenza unionale rilevante sul punto è il caso dell’iconico altoparlante (Beolab 8002) della società Bang & Olufsen (Causa T-508/2008). È stata impedita la registrazione del marchio 3D del prodotto in questione per essere lo stesso costituito esclusivamente dalla forma che dà “valore sostanziale” allo stesso. In particolare, il Tribunale UE osservava come il design, per l’altoparlante, è un elemento che costituisce un fondamentale punto di forza che favorisce la sua vendita.
Tuttavia, nel caso qui commentato, a mio avviso, la Cassazione non ha correttamente distinto a seconda che il “valore sostanziale” derivi direttamente dal valore intrinseco della forma oppure dalla fama e dal successo commerciale della “Vespa” acquisita nel tempo, anche a seguito degli sforzi commerciali compiuti dalla Piaggio che l’hanno resa un’icona-simbolo del costume e del design italiano. Dunque, in questa seconda ipotesi sarebbe opportuno garantire alla forma della “Vespa” la registrazione come marchio 3D a tutela del vantaggio competitivo così ottenuto dall’azienda toscana. Ottenere infatti tutela come marchio per una forma iconica e senza tempo – come la “Vespa” – significherebbe poter sommare, a tutele più limitate nel tempo, come quella del diritto d’autore – fino a settant’anni dalla morte dell’autore – un diritto potenzialmente perenne, e quindi un più efficace strumento contro la contraffazione.
